普華商務法律事務所律師蔡朝安
前言
e世代的競爭不但是在技術上要具備創新，商場上的策略亦要靈活運用，其中智慧財產的管理與專有技術的創新及研發更是提升產業經營優勢的最佳利器。美國、日本及歐洲等高科技輸出國在近幾年已將專利整合並以強勢的態度如訴訟方式，待被告產品及商譽受損，再迫使台灣及其他高科技生產國就範，藉以造成市場競爭優勢。因此如何能讓台灣的產業持續在市場上引領風騷且具競爭力，則必須先瞭解國際市場的智慧財產遊戲規則、應變上的對策與強弱分析，方能為致勝的方法。
智慧財產權管理相關事項，包括智慧財產策略之規劃、智慧財產法律問題之諮詢、智慧財產侵害之處理、智慧財產之教育訓練、智慧財產之稽核（內控內稽）、智慧財產之申請、智慧財產之申請、智慧財產之維護、智慧財產之維護、智慧財產之維護、智慧財產之獎勵及智慧財產之運用等事項，本文僅就智慧財產權所有權歸屬等議題提出探討。
一、智慧財產權所有權歸屬議題
智慧財產權中商標權、專利權各國多採屬地主義，而跨國公司於不同地區設有關係企業，並分別執行集團不同功能，如何安排智慧財產權所有權之歸屬，誠為一重要課題。
智慧財產權所有權人，雖得行使相關權利，但另一方面，亦可能成為被訴之對象。尤其於該智慧財產權所有權人為公開發營公司時，因資訊強制揭露而所可能面臨到之訴訟壓力可能更高。如於任一訴訟敗訴，其資產即有可能遭受查扣拍賣之結果。而所謂之資產亦包含無形資產--亦即重要之智慧財產。
欲降低上述法律風險，除宜進行專利檢索、辨認風險、進行相關專利廻避等作法，對於核心專利（Core Patent）或技術，如涉及高度風險，是否有必要拉出，而由另一主體（IP Holding Entity）持有，（以留得“青山”在，不致被牽連）有待檢視及考量，惟實際可行之作法，尚須考量財上及稅上之負面影響因素。
二、公司內部營業秘密保護之議題
對一專有技術究竟要以申請專利抑或以營業秘密的方式保護其智慧結晶，可考慮以下因素：該技術或產品之生命週期、該技術被破解之難易度、研發過程之紀錄是否詳實及以何者保護較符經濟效益。
由於營業秘密是企業透過內部的保密措施而享有競爭對手所不知或沒有的優勢；一旦祕密流失或是遭侵害 (秘密性喪失)，其價值性也就很難再回復。是故，當決定以營業秘密的方式來保有自有智慧結晶時，其管理的重點就應著重保密措施的合理存在與運作，包括強化研發部門管理、實施設備安全管理、建立文件管理制度、及人員管理。
於強化研發部門管理，重點在於證明權利的存在以及未侵害他人的權利，故必須嚴格要求相關的技術研發人員必須切實記錄工作紀錄簿以及工作進度，對於這些記錄文件也必須以有系統的資料分類管理系統加以歸檔或是以秘密資料保護。其次，為了維護研發與經營的秘密性，對於人員進出研發區域必須切實做到記載與管制。其執行機制應落實：(1)研究人員工作記錄之撰寫、追蹤與稽核、保管；(2)研發單位進出記錄(即研發單位的門禁管制)；(3)研發前、中、後相關資訊之蒐集、檢索與運用(尤其是專利檢索)；(4)建置著作權歸屬確保機制。
於實施設備安全管理方面，除了限制接觸的人員外，資料分級制度與教育員工為公司把關也是影響制度成敗的關鍵所在。
文件管理係智慧財產權涉訟時勝敗的關鍵因素--舉證之所在，故設置文件管理制度係指針對重要智慧財產權相關文件所進行之管理，其執行措施包括：(1)著作權管理措施；(2) 機密文件之定義、標示與管理流程；(3) 智慧財產權相關文件之保管、運用借閱規則；與(4)設定管理方式--應特別注意智慧財產權相關文件的保存年限與一般公文件迥異。
至於接觸營業祕密最直接的員工管理方面，首先應加強宣導教育工作，告知企業內部的機密範圍及管理措施等，並透過聘僱契約、工作規則嚴格要求員工保密義務。其次，為避免新進員工使用到前雇主的營業秘密而使公司涉入糾紛中，最好在聘僱契約中也訂明員工在未經授權下不得使用他人的秘密或智慧財產，否則應自負其責的約定。
三、專利權之權利行使
就專利權之權利行使，專利權人首先需檢視專利權是否已過期或是否因年費忘記繳納而喪失專利權，亦或者是因他人舉發而使專利權無效確定。此際，若發現專利權已喪失，則無法行使專利權來取締他人仿冒，必須研究是否能透過著作權法、商標法、營業秘密法或公平交易法等法令進行救濟。若專利權仍有效存續時，專利權人方能遂行證據搜查與仿冒取締之事實證據。
其次，專利權人若發現專利物遭他人侵害時，應了解侵害情形，藉由蒐集侵害事證與侵權行為人販售侵害物之發票或收據，作為侵害範圍之參考。通常為了確定是否構成侵權的事實，證據蒐集的完整性佔了相當重要的關鍵地位，尤其在美國的專利侵權訴訟從預審程序開始到正式審判程序需要相當比例的互相詰辯與人證的互相對質，因此一旦發現侵權，充分了解侵權範圍後積極的蒐證才能夠在訴訟進行前立於不敗之地。
一旦發現侵權事證並決定積極展開捍衛權利的行動時，應由公司內部人員蒐集仿冒證據，如侵害物之實體、型錄、工廠製造仿冒品時之照片作為佐證，唯有越多的事證才能取得越有利的地位。此外，並必須做成專利侵害鑑定報告。在美國可由公司專利工程師或委外聘請律師撰寫專利侵害鑑定報告；在我國則宜交由智慧財產局公布的專利侵害鑑定機關進行侵害鑑定。
當鑑定結果為確實構成侵害時，則進行下一步驟：發出排除侵害之書面通知。寄發警告函應注意不得違反當地公平交易法或不正競爭法之規定，以免反而被檢舉有不公平競爭情事。發函警告後，專利權人可與侵權行為人協調是否和解，倘若專利權人及侵權行為人雙方同意和解，專利權人可考慮以協調侵權賠償金或授權金之方式取代告訴之提出，以降低企業因訴訟產生之風險。若侵權行為人不願和解，則專利權人應與委任律師協調，備妥具體侵害之事證、專利排除侵害之書面通知與侵害鑑定報告對侵權行為人提出告訴。
專利權人除了寄發警告信函通知侵權廠商外，也可利用產業公會向相同行業的多數廠商進行侵權行動之告知，以避免逐一追索之累。
四、專利侵權之預防措施
公司為有效降低專利侵權風險，應特別針對產品主要銷售市場，智慧財產管理之專責部門在具體的管理活動中，應該做到以下兩點：
（一）專利文獻檢索應持續進行，橫跨產品開發和銷售的全部過程。
- 在將開發出之技術申請專利時：進行細緻的專利檢索，從而確定專利權的保護範圍，避免在技術複雜，交叉性強的領域出現日後的專利侵權糾紛；還可以通過專利檢索熟悉可能存在的專利競爭對手，提前研擬日後可能發生糾紛時的應付對策，減少侵權發生的概率。
- 在專利產品上市後：也要定期檢索他人的專利文獻，注意產品主要銷售地區專利局的公告，發現可能有侵犯他人之專利權時，就及時採取措施，以避免日後陷入訴訟風險。
此外，在專利檢索時應該注意兩個問題，一個是要交叉檢索，交叉檢索指進行專利檢索時應該檢索全部專利而不是申請發明專利就只檢索發明專利，申請新式樣就只檢索新式樣專利，因為有些技術方案本符合發明專利的條件，但由於申請人為及時取得專利權，而申請新式樣專利。二是注意他人之其他在先權利，比如所申請的新式樣是否已經屬於他人之著作權、商標權、或商品包裝，以免日後發生不該有的侵權訴訟風險。
（二）協助研發部門透過迴避設計（Design Around）避免專利侵權。
- 迴避設計是在通過檢索相關專利文獻，深入研究現有專利技術之基礎上進行的，一旦經由專利檢索發現所開發的項目涉及他人的專利技術，即可透過迴避設計來避免使用他人的專利技術，或評估迴避設計的成本是否低於從他人取得該技術之權利金。靈活運用好迴避設計既可以有效地避開他人的專利壁壘，又能很大程度上降低侵犯他人專利權的概率。
- 然而由於大多數國家專利法認定侵權行為的標準都採納均等論，因而在作迴避設計時，務必細心研究對方的專利文獻中的相關技術資料，對於無進步性的迴避設計，在專利法上一般不會予以認可。
公司一旦接獲警告函時，得就下列幾個步驟進行處理：
（一）檢視系爭專利是否有效：
在收到侵害的警告信函時，如果覺得自己的商品真的有侵害專利權的疑慮，則此時必須檢視專利權人所主張的專利是否有效存在。甚至當如果不構成侵害，但是此項專利權的存在或多或少對於產業發展或技術研發都是一項阻礙，則此時必須考慮是否主張使專利權無效。
諸如專利期限是否已超過、年費是否定時繳納等原因，都會造成專利權是否有效存在的因素，因此應該對此多加調查。
如果專利權人的專利權有效存在，此時可以考慮向專責機關以舉發的方式，使其專利權遭撤銷，以擺脫遭追訴的命運。專利法舉發的內容大多為：專利權核准非先申請者、專利物品不符合所申請專利要件、申請人非專利申請權人、依規定不應給予專利等等。其中除了專利權非申請權人所申請的舉發，依規定要由真正申請權人為之外，其餘事項任何人皆可檢附證據，向專責機關舉發，由專責機關審核後依職權決定是否撤銷。
如係美國專利權人侵害告訴時，尚可考量執行要素(enforcement issues)，即是查明系爭專利在美國專利商標局的申請程序是否適當(equitable)。權利人在美國的專利案申請過程中負有對專利商標局（USPTO）提出符合專利要件的義務，因此專利商標局對於該申請案是否能符合專利要件大都以申請人所提出之書面文件作為參考基準，以申請人依美國專利法102條（b）項對專利商標局揭露是否有在美國國內為公開使用或銷售之情形為例，專利商標局僅能以申請人選擇性提出之文件資料來判斷該申請案可否准予專利，對申請人而言自然佔有較大的優勢地位。美國法院為了衡平申請人在申請過程中的優勢情況，要求申請人必須在申請過程中擔負揭露必要性資料及訊息的義務。換句話說，申請人應依專利商標局的考量揭露任何關於該專利申請案重大（material）的資料與訊息。申請人雖不必然被要求將所有該專利申請案的前技藝搜尋並整理於該申請案中，然只要是申請人所知悉並有可能接觸的訊息皆不得有任何的隱瞞。故收信人可以此方式對專利權人之專利提出反駁，證明專利權人在申請過程中並未將應揭露之訊息提供給專利商標局作為反擊之道。
（二）檢視有無侵害發生
專利權核發後，專利權人即擁有獨佔排他的專利權可供行使，如果其他人在未經授權的情況下使用、製造、或進口，即為侵害他人專利。但是專利權的獨佔排他權能，在符合某些法律特定的要件下，仍須受有限制，此即為法定例外情形，此時並無侵害可言。甚至當事人更能主張系爭物品無落入專利範圍，並不造成侵害。
- 特許實施
特許實施規定在我國專利法第七十六條，其立法目的在於協調專利權獨佔排他的權能，當為因應國家緊急危難、符合公共利益或專利權人不當使用時，能經由專利專責機關的審核，核發特許實施權，在不取得專利人授權的情況下，仍能合法使用專利。美國雖於專利法無明文規定，但在美國法院實務上，專利強制授權最多的例子是適用在專利權之濫用及專利權人違反反托拉斯法之情形下，一旦上述兩種情況產生，專利權人之排他權即應受限制，然法院在命令專利權人為強制授權時，通常亦會命令被授權人須給付合理權利金予專利權人。
- 迴避設計
當事人主張其實並沒有專利侵害，除了以侵害鑑定機關所出具的鑑定報告為佐證外，更可主張其以迴避設計之方式自行研發其產品，故無侵害之實。所謂迴避設計，是指廠商在進行研發活動時，經由專業人員的建議，探究他人既有專利之內容及範圍，而以迴避落入他人專利權範圍之方式，以其他方法完成專利產品的研發，而避免專利侵害。一個成功的迴避設計，因為之前有專業人員做出妥善的評估及計算，因此不太可能落入他人專利範圍，而且就算屆時被控以專利侵害而法院也採信專利權人之主張，則在研發之初專家所出具的迴避設計書面或專利報告評估，也可作為非故意侵害專利的證據，而減低賠償金額。
- 專利證號標示
美國專利法第二百八十七條規定(我國專利法第七十九條)：發明專利權人應於專利物品或其包裝上標示專利證書號數，並得要求被授權人或特許實施權人為之；其未附加標示者，不得請求損害賠償。但如能證明侵權人已受侵害之通知，仍未停止其侵害行為，則通知後續行侵害之部分得請求損害賠償。侵害訴訟之提起，視為侵害通知而上述規定為新型及新式樣專利所準用，因此被控侵權人應審視專利物品包裝上是否有專利證號標示，如無標示可在訴訟時提出要求法院駁回其賠償請求。但被控侵權人要注意但書的規定，否則不僅要負賠償責任，還可能被據以認定為故意侵權。
- 專利侵害鑑定
當確認對方專利有效存在並無舉發撤銷原因，而我又無特許實施或正當行使之事由，則進一步變成是否侵害的檢討。為進一步確認是否確實侵害他人專利，應該將專利物品和自己的產品做成專利侵害鑑定報告，藉由專門機構或專家鑑定，瞭解在案件中產品是否侵害及其程度，以擬定對策。
（三）避免被控故意侵權
一般涉及專利侵權時，不論將來是以和解或訴訟收場，皆應有最壞的打算，也就是專利侵害成立的判斷。而在此最壞判斷中，漢民微測必須考量到對於故意侵權可能被判罰到三倍賠償金的可能性，將列入公司訴訟戰場的前提要件。然而何謂”故意”，法院目前並無作出具體以及明確的判例可供依循，法院仍依個案的狀況對各該案作出自由心證的判決，故侵權行為人行為的合理性將是重點所在。
- 美國專利法第二百八十四條
美國專利法第二百八十四條規定對故意侵權的被告，法院可以把損害賠償金額提高到發生損害或預估損害的三倍金額，而其判斷的基礎在於行為人之侵權確屬故意（willful）或輕率（wanton）。此時專利律師所出具之意見書即成為是否避免成為故意侵權的重要抗辯手段之一。
由於美國法院對律師所出具意見書的重視程度遠甚於公司內部人員或專利工程師所出具的意見書，故在美國處理律師函或警告函的前置動作，應先與外聘律師聯繫討論如何對該項指控提出律師意見書。且決定是否延聘律師的時間不宜過久，否則很可能因取得律師意見函的時間過久使法院認定侵權係屬故意行為；另一方面，若出具律師意見書與被控侵權的期間，專利權人發現行為人持續製造該可能侵害專利之產品時，亦有可能被法院認定該行為屬於故意侵害。
- 我國專利法第八十五條第三項
我國為達成專利法遏止仿冒，尊重智慧財產權的立法目的，繼受外國法制，在第八十五條第三項也規定了故意侵害專利時三倍的賠償金額。避免被指控為故意侵權，在我國實務上因為法院對於故意的認定趨向寬鬆，通常以專利公報的存在即判斷專利侵害的故意，因此對於被控侵權人較為不利。
（四）決定應變策略
當專利權人以授權方式提出警告信函，接獲信函之公司可以先行評估自身之專利數量與專利庫（patent portfolio）來決定是否本身的技術是否有落入對方所提出的專利之中。當然，若接獲信函之公司對提出信函中所述之技術亦擁有關鍵性之專利時，可以此專利權向對方提出反訴或反提出專利之交互授權從而簽訂交互授權契約。
當專利權人以告訴的方式提出警告信函時，接獲侵權警告信函的公司自應檢視本身的技術是否落在對方的專利範圍之內，若無使用系爭技術，應儘速解決爭議並回函告知發函警告之公司。然若公司有使用該項系爭技術，應立即進入分析專利的程序，包括專利範圍及專利有效性評估。
一般而言，接獲警告信函後，除非確信並不造成侵害，否則適時停止物品的銷售、製造、使用、進口等侵害行為，會被認定是善意的表現。爾後如果能提出迴避設計的專利評估或意見書，將會更為有利。
結論
對企業而言，智慧財產權是防衛侵權指控的利器，更是合法獨佔市場之手段，甚至是直接賺取利潤的「寶石」。沒有智慧財產權管理意識的企業，即使有優良的品牌、卓越的品質，不僅無法控制市場，反而可能因為一次次的侵權指控造成企業無法承受的損失，甚至因此結束企業的生命。因此如何有效運用人力與物力，建立適宜的智慧財產策略與制度，以促進智慧財產的取得及運用，並充分發揮智慧財產之預期效果，將是台灣企業不容再忽視的一個重要課題。
（本篇文章原刊載於《會計研究月刊》2007年11月號第264期全方位智慧財產價值整合系列專欄）
